MARCHI & BREVETTI
31 marzo 2011
La decadenza del brevetto per invenzione se non in regola con le tasse
di Giuseppe Caforio
Spesso presi dall’entusiasmo di brevettare si è portati a depositare la domanda e a dimenticarsi delle incombenze successive.
Fra le varie, oltre a quella fondamentale di attuare entro tre anni l’invenzione, vi è quella di rinnovare il pagamento delle tasse di concessione del brevetto, pena la decadenza.
Il Codice sulla proprietà industriale ha fissato questo fondamentale principio nell’
Art. 75.
Decadenza per mancato pagamento dei diritti
1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresi' inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.
3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.
4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.
Il mancato pagamento della tassa per il brevetto, nei termini prescritti dalla legge, comporta la decadenza dal brevetto del titolare.
La Corte di cassazione, con una recente sentenza, ha (ri)affermato un principio generalissimo in tema di tassa sui brevetti per invenzioni industriali, stabilendo che decade dal brevetto l'azienda che tarda più di sei mesi a pagare il relativo tributo. Se invece il pagamento è avvenuto, può essere provato solo con un documento scritto, data la "natura tributaria" dell'adempimento, ma non sono ammissibili prove per presunzioni che possano reggere la contestazione. In tal modo, la sentenza ha accolto il ricorso dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, rovesciando la decisione di merito.
Il caso concerne una società titolare di un brevetto per invenzione industriale, alla quale veniva comunicato dall'Ufficio marchi che non risultavano pagate alcune annualità, invitando la società stessa a comprovare l'avvenuta corresponsione della relativa tassa mediante esibizione di copia dei pagamenti effettuati, pena la decadenza del brevetto dalla fine del terzo anno.
L'interessata attestava il pagamento relativo alle annualità dalla quinta alla decima, riservandosi di provvedere successivamente per la quarta annualità. Di conseguenza, l'Ufficio marchi dichiarava decaduto il brevetto dalla fine del terzo anno, il cui provvedimento veniva opposto dinnanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, eccependo la ricorrente che la lettera di richiesta dei pagamenti in questione non conteneva alcuna indicazione sui versamenti da effettuare e che il mancato versamento della quarta annualità non era stato mai contestato. La società aggiungeva che, pur essendosi subito attivata per le ricerche del caso, si era dichiarata disponibile all'immediata sanatoria in ipotesi di accertata violazione della norma.
La Commissione accoglieva il ricorso ritenendo provata l'omissione de qua in considerazione del pagamento delle annualità successive e che tale circostanza, unitamente al fatto che al momento del ritiro del brevetto l'ufficio non ebbe a rilevare nulla circa il mancato pagamento delle tasse annuali.
Tale decisione veniva opposta con ricorso per cassazione dal ministero delle Attività produttive sulla base di un unico motivo, con il quale ha censurato la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere ritenuto provato il pagamento della tassa annuale mancante valorizzando una semplice presunzione, non applicabile nel caso di specie.
La Corte di cassazione ha accolto il gravame, ritenendo la decisione impugnata normativamente errata, sulla scorta di un'analisi esegetica delle disposizioni implicate nella vicenda.
Dalla normativa richiamata si ricava che il pagamento non può essere provato per testimoni, salvo le eccezioni espressamente previste, né tanto meno può essere provato per presunzioni.
Nel caso di specie, dalla specifica normativa di settore discende che tra le "tasse di brevetto" è annoverata anche la tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto stesso. Ciò vuol dire che la fattispecie in esame è riconducibile nel "settore tributario allargato" che comprende imposte, tasse e prestazioni obbligatorie di vario genere.
La Corte ha poi osservato che non appare compatibile con il sistema tributario vigente, in linea generale, la possibilità di provare i pagamenti di imposte e tasse in modo "diverso" dalla prova scritta, escludendo anche la possibilità di provare tali pagamenti mediante prova testimoniale o tramite presunzioni, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto ripetutamente modo di rilevare proprio con riferimento a diversi tipi di imposte e tasse.
D'altro canto, dal punto di vista sostanziale, la Corte ha dichiarato di avere già avuto occasione di ribadire la natura tributaria della tassa in questione osservando che la disciplina sui brevetti sanziona l'inadempimento di un'obbligazione tributaria (sentenza 1883/1998), ma l'obiettivo non è soltanto quello di proteggere l'interesse erariale alla riscossione delle tasse per il mantenimento del brevetto, realizzabile attraverso soprattasse e pene pecuniarie, coattivamente riscuotibili unitamente al tributo insoluto. La decadenza infatti, realizza una finalità ulteriore, che si coglie quando si rifletta che, nel quadro di una costituzione economica che riconosce la libertà d'iniziativa (articolo 41 Cost.), le privative industriali, sottraendo temporaneamente alla concorrenza produzioni tecnicamente innovative, si presentano quali regimi eccezionali dell'impresa.
L'eccezionalità della privativa legittima, quindi, secondo la ratio legis impressa nella motivazione della sentenza 1883/1998, la scelta legislativa di gravare il titolare del privilegio di particolari oneri e sanzionarne l'inadempimento con la perdita del privilegio. In altri termini, si "deve tener conto, in tema di decadenza e di cause che la impediscono, dei dati testuali e sistematici, in quanto la decadenza del brevetto è, quo ad effectum, misura coerente alla costituzione economica concorrenziale e, quindi, agli interessi fondamentali della collettività".
Con la sentenza 10219/2009, la Corte di cassazione, contrariamente all'assunto del giudice di merito, ha ribadito che il mancato pagamento della tassa per il brevetto, nei termini prescritti dalla legge, comporta per il titolare la necessaria decadenza dal brevetto stesso. L'eventuale prova deve essere data esclusivamente attraverso la produzione della documentazione relativa all'effettivo pagamento e, rientrando la fattispecie in questione all'interno dell'apparato tributario vigente dove non è data la possibilità di provare i pagamenti delle imposte e delle tasse in modo diverso dalla prova scritta, non può assumere valore in tale contesto il sistema processuale di prova basato su testimonianze e presunzioni .
In sostanza, proprio in base ai detti assunti normativi si capisce che il sistema (amministrativo e processuale) non prevede la possibilità di provare l'avvenuto pagamento se non tramite prova documentale, quale è, espressamente, l'attestazione comprovante l'assolvimento della tassa dovuta.
Occorre quindi preoccuparsi di scadenzare il pagamento delle tasse brevettali e effettuarle in modo regolare e continuo, se non si vuole perdere tutto quello che si è realizzato per decadenza del diritto.
La giurisprudenza ha chiarito che l’onere di provare l’avvenuto pagamento incombe sul titolare del brevetto, che lo potrà assolvere solo con la produzione della ricevuta di pagamento.
